Erwiderung auf Beanstandungsbescheide der CNIPA bei Haager Designanmeldungen mit Benennung Chinas: Orthogonalprojektionen, Teildesign-Vorgaben und Grenzen der Nachbesserung

Abschnitt 1: Was verlangen die Prüfungsrichtlinien tatsächlich von den Zeichnungen?

Zwei maßgebliche Bestimmungen bestimmen die Anforderungen an die Zeichnungen, beide verankert in Teil I Kapitel 3 der Prüfungsrichtlinien für Patentanmeldungen (Ausgabe 2023).

Die erste Bestimmung ist Abschnitt 4.2.2 über die Ausführung der Zeichnungen. Die Darstellungen müssen den chinesischen nationalen Normen für mechanisches und technisches Zeichnen hinsichtlich Orthogonalprojektion, Linienstärke und Schnittdarstellung entsprechen; die Form des Designs ist in durchgezogenen Linien gleichmäßiger Stärke wiederzugeben. Derselbe Satz verbietet ausdrücklich eine Reihe spezifischer Linien zur Formdarstellung: Schattierungslinien, Hinweislinien, Mittellinien, Maßlinien und strichpunktierte Linien. Dabei ist zu beachten: Achsenlinien werden nicht erwähnt; Hinweislinien und strichpunktierte Linien sind zwar aufgeführt, jedoch gestattet derselbe Abschnitt Hinweislinien zur Kennzeichnung von Schnittlagen, Detailvergrößerungen oder transparenten Abschnitten. Verboten ist die Verwendung dieser Linien zur Definition der Produktform, nicht deren bloße Präsenz auf dem Blatt. Zur Darstellung entfallener Zwischenabschnitte langgestreckter Gegenstände sind zweipunktige Kettenlinien zulässig.

Die zweite Bestimmung ist der Mängelkatalog in Abschnitt 4.2.4, gestützt auf Art. 27 Abs. 2 des Patentgesetzes. Ausländische Anmelder stoßen am häufigsten auf Ziffer (3): Produktkonturen, die zu löschende oder zu ändernde Schattierungslinien, Hinweislinien, gestrichelte Linien, Mittellinien, Maßlinien oder strichpunktierte Linien enthalten. Ziffer (4)(ii) erfasst unvollständige Sechs-Seiten-Darstellungen dreidimensionaler Erzeugnisse, vorbehaltlich der Ausnahmen für Symmetrie und im Gebrauch nicht sichtbare Seiten.

Eine dritte Regelung (Abschnitt 10.3(4)) erklärt, warum manche Anmeldungen ohne Beanstandungsbescheid durchgehen: Der Erstprüfer ist befugt, offensichtlich unzulässige Linien (einschließlich Schattierungen) nach Benachrichtigung des Anmelders von Amts wegen zu löschen. Schattierte Zeichnungen führen daher nicht zwingend zur Zurückweisung – mitunter führen sie zu amtlichen Zeichnungen, die der Anmelder selbst so nicht eingereicht hat.

Die praktische Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Technische Konstruktionslinien sollten vor der Einreichung in China entfernt werden. Das Beseitigen von Schattierungslinien eliminiert dekorative Oberflächeneffekte, die der Prüfer fälschlicherweise als Rillen, Nuten oder Muster auslegen könnte, ohne die eigentliche Kontur zu verändern.

Abschnitt 2: Wie viele Ansichten benötigt eine Haager Benennung?

Die in Teil I Kapitel 3 Abschnitt 4.2 der Richtlinien niedergelegte Regel lautet: Bei dreidimensionalen Erzeugnissen sind sechs Orthogonalansichten einzureichen, wenn die wesentlichen Gestaltungsmerkmale alle sechs Seiten betreffen. Betreffen sie nur eine oder wenige Seiten, genügen Orthogonalansichten der betroffenen Seiten; die übrigen Seiten können als Orthogonal- oder Perspektivansichten eingereicht werden. Im Gebrauchszustand nicht sichtbare Seiten können unter Angabe der Gründe in der Kurzbeschreibung weggelassen werden. Bei zweidimensionalen Erzeugnissen genügt eine Ansicht bei einseitiger Gestaltung, zwei Ansichten bei beidseitiger Gestaltung. Abschnitt 4.2.1 legt die Bezeichnungen der sechs Ansichten fest: Vorder-, Rück-, Links-, Rechts-, Drauf- und Unteransicht.

Die Richtlinien schreiben somit de jure keinen bedingungslosen Zwang zu sechs Ansichten vor. Das ist die Rechtslage.

Unsere Praxisempfehlung weicht hiervon aus verfahrensrechtlichen Gründen ab: Bei Haager Benennungen Chinas empfehlen wir stets die Einreichung aller sechs Orthogonalansichten. Ob sich die Gestaltungsmerkmale auf sechs Seiten erstrecken, obliegt der Feststellung des Prüfers und nicht der Behauptung des Anmelders. Bei unvollständigen Ansichten gerät der Anmelder in eine defensive Erwiderungsposition unter viermonatigem Fristendruck – und das spätere Nachreichen fehlender Ansichten unterliegt den strengen Schranken des Art. 33 des Patentgesetzes (Verbot der Erweiterung). Die Einreichung aller sechs Ansichten räumt diese Konflikte von vornherein aus. Ist eine Seite tatsächlich nicht darstellbar (z. B. die Unterseite eines fest montierten Elektrogeräts), ist das Weglassen vertretbar, muss jedoch bereits in der ursprünglichen Kurzbeschreibung begründet werden.

Ein besonderer Vorzug des Haager Weges: Nach Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 5.2.1 gelten die Ansichtsbezeichnungen der internationalen Anmeldung als konform mit Abschnitt 4.2.1. Eine Zurückweisung allein wegen abweichender Benennungen ist ausgeschlossen. Zudem untersagt Abschnitt 2(1) eine Zurückweisung allein aufgrund formeller Mängel. Maßgeblich bleibt die materielle Prüfung nach Abschnitt 5.2.2 und Art. 27 Abs. 2: Zeigen die Zeichnungen das Gesamt- oder Teildesign des Erzeugnisses klar und eindeutig?

Abschnitt 3: Warum verstoßen für die USA und Europa erstellte Zeichnungen gegen Art. 27 Abs. 2?

Dieser Abschnitt beschreibt Zeichengewohnheiten, keine ausländischen Rechtsvorschriften.

Oberflächenschattierungen sind in der US-Designpraxis üblich. Sie sind zwar freigestellt (das MPEP schreibt sie nicht zwingend vor), werden aber gewohnheitsmäßig verwendet, sodass US-Designanmeldungen fast ausnahmslos Schattierungslinien aufweisen. Die europäische Praxis beim EUIPO ist vielfältiger; dort finden sich Linienschattierungen ebenso wie fotografische Darstellungen. Keines der beiden Ämter verlangt standardmäßig sechs Orthogonalansichten für 3D-Erzeugnisse, noch werten sie perspektivische Verzerrungen als Mangel nach Abschnitt 4.2.4(1).

Die Konsequenz ist unausweichlich: Für ein Amt optimierte Zeichnungen erfahren in China eine abweichende Auslegung. Parallele Schraffuren, die ein US-Prüfer als Wölbungsschattierung liest, interpretiert der chinesische Prüfer möglicherweise als physische Rillen, Oberflächenmuster oder unbestimmbare Konturen – was unmittelbar zur Beanstandung nach Art. 27 Abs. 2 führt.

Eine von unserer Kanzlei herangezogene empirische Studie einer chinesischen Kanzlei zu 100 CNIPA-Beanstandungsbescheiden bei Haager Benennungen ergab, dass rund 68 % der Bescheide auf Art. 27 Abs. 2 gestützt waren, wobei fehlende Orthogonalansichten, Schattierungsunklarheiten und unklare Wölbungen die wiederkehrenden Ursachen bildeten.

Abschnitt 4: Wie viel Zeit bleibt für die Erwiderung, und was darf tatsächlich geändert werden?

Vier Monate. Diese Frist ergibt sich aus Teil V Kapitel 7 Abschnitt 1.2 der Richtlinien, welcher die behördlich festgesetzten Fristen (Designated Periods) auflistet und für internationale Designanmeldungen eine Erwiderungsfrist von vier Monaten vorsieht. Es handelt sich nicht um eine gesetzliche Frist nach Regel 136 der Durchführungsbestimmungen.

Diese Einstufung hat zwei entscheidende Rechtsfolgen:

Erstens hinsichtlich des Fristbeginns: Nach Abschnitt 2.1(2) beginnen festgesetzte Fristen mit dem Tag der Zustellung. Gemäß Teil V Kapitel 6 Abschnitt 2.3.1 gilt bei postalischer Zustellung eine Fiktion von 15 Tagen ab Absendedatum (sofern kein abweichender Zugang nachgewiesen wird); bei elektronischer Zustellung gilt der Tag des Eingangs im System. Der Fristbeginntag zählt nicht mit; die Monatsfrist endet am entsprechenden Tag des letzten Monats (Abschnitt 2.3).

Zweitens hinsichtlich der Fristverlängerung: Da es sich um eine festgesetzte Frist handelt, ist Abschnitt 4.1 anwendbar. Eine Fristverlängerung kann aus triftigen Gründen beantragt werden. Der Antrag muss vor Fristablauf unter Angabe von Gründen und Zahlung der monatlichen Verlängerungsgebühr eingereicht werden. Nach Abschnitt 4.2 beträgt die Verlängerung maximal zwei Monate (monatsweise) und wird pro Bescheid regelmäßig nur einmal gewährt. Ratschläge, wonach diese Frist nicht verlängerbar sei, sind unzutreffend.

Verfahren und Sprache richten sich nach Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 3.3: Der Anmelder muss eine zugelassene chinesische Patentvertretung nach Art. 18 Patentgesetz beauftragen; die Erwiderung (Stellungnahme) ist auf Chinesisch einzureichen, formelle Änderungen der Anmeldeunterlagen erfolgen auf Englisch.

Zur materiellen Nachbesserungsgrenze: Art. 33 des Patentgesetzes bildet die äußere Schranke. Führt eine Änderung zu einem abweichenden Design gegenüber der ursprünglichen Anmeldung, überschreitet sie die ursprüngliche Offenbarung; war der Inhalt bereits offenbart oder lässt er sich unmittelbar und eindeutig ableiten, ist die Änderung zulässig. Das Löschen von Schattierungslinien auf Konturen erzeugt kein anderes Design. Das nachträgliche Hinzufügen einer zuvor nie gezeigten Unteransicht führt hingegen regelmäßig zu einem unzulässig geänderten Design.

Innerhalb dieser Grenze gilt eine noch strengere Schranke: Nach Abschnitt 10.2 sind folgende drei Änderungen im Erwiderungsverfahren selbst dann unzulässig, wenn sie den ursprünglichen Offenbarungsgehalt nicht überschreiten: ① Umwandlung eines Gesamtdesigns in ein Teildesign; ② Umwandlung eines Teildesigns in ein Gesamtdesign; ③ Ersetzung eines geschützten Teils durch einen anderen Teil. Nach Abschnitt 10.1 sind diese drei Änderungen auch nach Ablauf der zweimonatigen Frist für freiwillige Änderungen ab Anmeldetag unzulässig. Enthält eine Erwiderung eine solche unzulässige Änderung, erlässt der Prüfer einen weiteren Bescheid; wird die Änderung nicht zurückgenommen, wird auf Basis der ungeänderten Fassung weitergeprüft.

Abschnitt 5: Wann ist eine Teilanmeldung zulässig, und worin liegt das tatsächliche Prioritätsrisiko?

Das Teilanmeldungsverfahren richtet sich nach Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 5.6 der Richtlinien i. V. m. Regel 141 der Durchführungsbestimmungen. Enthält eine internationale Anmeldung mehrere Designs, kann der Anmelder freiwillig oder auf Einwand des Prüfers Teilanmeldungen einreichen, die wie inländische Anmeldungen behandelt werden. Hierfür gelten zwei Fristen, die beide unabhängig von der viermonatigen Erwiderungsfrist laufen:

- Freiwillige Teilanmeldung durch den Anmelder: Innerhalb von zwei Monaten ab internationaler Veröffentlichung der Anmeldung. - Teilanmeldung aufgrund eines Uneinheitlichkeitseinwands: Spätestens innerhalb von zwei Monaten ab inländischer Erteilungsbekanntmachung der Stammanmeldung.

Nach Fristablauf oder bei rechtskräftiger Zurückweisung/Rücknahmefiktion der Stammanmeldung ist keine Teilanmeldung mehr möglich. Eine Teilanmeldung kann zudem keinen Gegenstand beanspruchen, der in der internationalen Veröffentlichung nicht enthalten war. Sie ist ein Rechtsbehelf bei Uneinheitlichkeit, kein Instrument zur Nachreichung nie existenter Zeichnungen.

Unsere Haltung zur Nachreichung von Ansichten in China. Das Prioritätsrecht nach Art. 29 Patentgesetz knüpft strikt an den Offenbarungsgehalt der Voranmeldung an. Werden im Erwiderungsverfahren Ansichten nachgereicht, die in den Prioritätsunterlagen nicht enthalten waren, genießt dieser Gegenstand kein Prioritätsrecht und erhält als effektiven Zeitrang erst das spätere Einreichungsdatum. Zwischenzeitliche Veröffentlichungen (Produktlaunches, Messen, Kataloge, eigenes Marketing) werden gemäß Art. 23 als Stand der Technik neuheitsschädlich. Zwar fängt Art. 33 solche Änderungen meist bereits in der Prüfung ab; geschieht dies jedoch nicht, verlagert sich das Risiko in das Nichtigkeitsverfahren, wo die Folgen ungleich schwerwiegender sind.

Dieses Risiko ist asymmetrisch: Es betrifft nur das nachträgliche Hinzufügen von Ansichten, nicht das Löschen von Ansichten oder Linien. Das Entfernen von Schattierungen unter Beibehaltung der Konturen ändert den Zeitrang nicht. Das Bereinigen von Zeichnungen ist sicher; das Ergänzen von Zeichnungen birgt erhebliche Risiken.

Die Lehre für die Praxis liegt in der vorausschauenden Gestaltung bei Ersteinreichung: Sobald China Teil der Anmeldestrategie ist, sollten vom ersten Tag an alle sechs Orthogonalansichten eingereicht werden.